いつもお世話になっております。ONION商標です。
外国で商標を保護するには、日本で手続きをするのと同様、「商標を保護してほしい」と思う国に、商標登録出願の手続きをして、その国の商標権を取得しなければならないことを、前回お伝えしました。
https://onion-tmip.net/update/?p=207
しかし、実は効率的に、複数の外国に商標登録出願をする手段もあります。今回は「外国での商標登録」について、その具体的方法を説明していきます。
まず検討すべきは、「パリ条約に基づく優先権」の活用です。主要国のほとんどが加盟しているパリ条約に基づき、日本での出願から6ヶ月以内に、その商標を他国で出願すれば、日本で出願した日と同じ日に出願したことになるのです。世界各国、商標登録の大原則は”早い者勝ち”ですから、とても重要ですね。
そして、外国各国で商標登録するためには、国内同様に”出願”をしなければなりませんが、主な方法は、以下の２つです。
- 国ごとに出願する方法、 と、
- 日本での出願・登録を基礎として、複数の国に出願する「マドリッド・プロトコル（通称マドプロ）」制度を利用する方法
（※他にも、EU諸国で商標権を取得できる「欧州連合商標」といった制度もありますが、今回は割愛します。イギリスのBrexitの問題も決着がついていませんしね）。
一度の手続きで、複数の国に出願できるのであれば、当然、「2.の『マドプロ』制度を利用したほうが得じゃないか！」と考えられる方は多いと思います。確かに、出願費用の点でもリーズナブルですし、無事各国で登録になった後も、更新を一括で管理できるなどのメリットがあるので、活用しない手はないのですが、いくつか注意点もございます。
中には、ちゃんと順序立てて利用しないと、外国での商標登録が取り消されてしまう場合もあるのです。そんなマドプロの注意点はこちらになります。
＜マドプロの注意点＞
1) マドリッド・プロトコルに加盟していない国を指定して、出願することはできません。
代表的なところでは「台湾」などがあるのですが、今月になって「カナダ」が加盟したことからもわかる通り、有名な国が意外と未加盟だったりするので注意が必要です。
2) 「セントラル・アタック」という、コワい制度があります。
これは、基礎とする日本での商標登録出願・登録が、国際登録の日から5年以内に拒絶、無効等となると、従属している国際登録も同時に失効してしまうというもの。この場合、せっかくマドプロ経由で登録した各国での商標登録も、取消になってしまうのです。
マドプロ手続きのためには、日本国内での「出願」を基礎にできますが、出願が拒絶となる可能性は、登録が無効になる可能性よりはるかに高いので、日本国内での商標登録が認められてから、マドプロ出願をする方が安全でしょう（日本国内での登録には「早期審査制度」も活用できます）。
3) マドプロ経由で出願まではできても、その後の審査については、国ごとの商標法に基づき、審査されます。
各国で、何らかの「拒絶理由」が通知されたりすると、各国における代理人（弁理士等のこと）を指定して、対応をお願いする必要が出てきます。当然、有償です。
そして、これは「1. 国ごとに出願する」場合でも言えることですが、なるべく拒絶理由通知がされないよう、その国で同一／類似の先願・先登録商標の有無を調査したいところですね。しかし、世界知的所有権機関（WIPO）や 欧州連合知的財産庁（EUIPO）等が提供する無償のウェブデータベースによる調査では、限界があります。
一方、精度の高い詳細調査となると、現地代理人や外部調査会社への委託が必要となり、かなりの高額（複数の国だと数百万円）となるケースもあります。
以上から言えることは、
- 実際に事業計画がある国での商標の保護のためには、その国における商標登録はマスト。
- 一方、どの出願制度を使っても、外国での商標登録には、それなりの費用がかかることを想定する。
- そして、その国ごとに出願すべきか、マドプロ制度を利用すべきかについては、ケースバイケース
ということです。従いまして、ぜひONION商標など、外国での商標登録の経験が豊富な弁理士に、事業計画やご予算も含め、お早めに（…日本での出願時、あるいは出願から6ヶ月以内に）ご相談ください。
さて、次回は、海外で商標登録を検討するときに、最も注意すべき国「アメリカ合衆国」の、他国とは異なる商標制度について、ご説明します。
【次回第3回はこちら】
https://onion-tmip.net/update/?p=230
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