商標というのは、（特許庁への手続きを経て、登録された）登録商標のことだけを指すのではありません。商品やサービスの”目印”として使用している、名称やロゴマークは、たとえ登録されていなくても「商標」です。

本来は、使用開始前に商標登録出願をしておきたい商標ですが、さまざまな事情から出願をされないまま使用され、（人気の商品やお店の商標として）ブランド力を獲得しているケースも多数あります。そこで、「うちのお店のロゴも、だいぶ有名になってきたから、そろそろ商標登録するか」と出願してみたら、まさか「同一又は類似する商標が、他人によって先に出願されている」という拒絶理由通知を受けて、ビックリすることがあります。

これが名称（ただの文字）だったら、「たまたま、同じネーミングを、他の人も思いついて、出願で先を越されてしまったのか…」ということで、あきらめざるを得ないこともあります（商標登録は「先願主義」＝早い者勝ちですね。これも十分「コワイ」のですが）。

しかし、自分が使用している、しっかりとデザイン化された「ロゴマーク」と、全く同じものが、他人に勝手に出願されていたとしたら…黙って諦めるわけにはいきませんよね。こうした出願のことを、「剽窃（ひょうせつ）的な出願」とか「冒認（ぼうにん）出願」と呼びます。

ではここで、「その先願は、他人による剽窃的な出願だから拒絶して、本来の使用当事者である私の出願を登録してください」という主張が、あっさり認められるのか・必ず認められるのかというと、いずれも「ＮＯ」なのです。

これが、例えば「特許権」であれば、その出願に係る発明を、実際に「発明した人」しか、特許を受ける権利を得られない、つまり発明をしていない人による「冒認出願」を、拒絶や無効にする規定が特許法にあるので、いいのです。それが、「商標権」となると、商標は（発明のように創作したものではなくて）”選択物”であり、先願主義が本当に優先されます。「他の人とカブっちゃったら、他の商標を”選択”して、登録・使用して」ということです。その先願主義を覆して、後から出願されたものを登録してもらうというのは、本当にハードルの高いことなのです。

それでは、剽窃的に、他者に先に出願されてしまったら、もう諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか….

….いや、いくら先願主義だからといって、明らかに自分のロゴマークを、盗むかのように出願したものであれば、諦めてしまう前に、やることがあります。

（１）自分も、いち早く出願をすること
最終的な目標は自身が登録を目指しますことですから、（現状、後願とはなりますが）その商標を出願することが必須です。

但し、審査では、（剽窃的な）他者先願を引例として、拒絶理由（同法4条1項11号該当）を受領することになります。この拒絶理由通知に対し、「他者先願は、当方の商標の真似をしたものである」という方向性の意見書で反論するだけでは、拒絶理由は解消せず、「他者の先願をなかったものとする」ことが必要となります。

（２）他社先願を、なかったものとする方策
特許庁に対し、
　①他者先願の審査着手前に、「不登録事由（拒絶理由）に該当する」という「情報提供」を行う
ことにより、登録を防ぐことを目指します。

また、残念ながら、他者先願が登録となってしまった場合は、他者先願は、登録されるべきものではなかったという
　②「異議申立」を行う（※商標掲載公報の発行の日から2か月以内）

それでも、取消が認められなかった場合は、

　③「無効審判」請求を行う
という手段で、登録の取り消しを目指します。

これらの手段を行っている最中であるという説明をする限り、貴社出願への審査は留保され、拒絶査定（拒絶が確定すること）がなされることはございません。

なお、先方に対し、交渉が可能であれば、
　④他者先願の取下げ（・登録された場合はその放棄）
を求めるという方策も考えられます。

（３）他社先願が、登録されるべきではない／なかったとして、認められ得る理由
上述（１）①～③の主張が認められるためには、それぞれ「拒絶理由」「異議申立理由」「無効理由」に該当する必要がございますが、ほぼこれらの理由は共通します。

そして、剽窃的な出願に対して、適用される可能性がある理由としては、以下のようなものが考えられます。

①同法4条1項7号（公序良俗違反）の不登録事由該当
同号は、他の拒絶理由にあてはえることができないのだが、「それでも、この出願人に登録を認めるのは、おかしいよね」という場合に適用される、「伝家の宝刀」というか「最終手段」的な拒絶理由です。

剽窃的な出願であれば、必ずこの理由で拒絶してもらいたいものですが、上述のとおり”選択物”である商標を、先に出願しておけばよかったのに出願していなかったのだから…という考えが原則にあるので、必ず本号で拒絶してもらえるとは限らないのです。

過去のケースでは、「フランチャイジーが、フランチャイザーから不当な利益を得るという目的・出願の経緯から、公益的不登録事由である同号該当として、登録を取りけされた」という判例がある一方、

ホテルチェーンの加盟ホテルが登録した商標に対し、チェーン本部が取消を求めた訴訟に対し、「加盟ホテルの登録は『商標使用の安全策』であって、不当・不徳義とはいえない」として、退けられたケースもあります。

②同法4条1項10号・15号の不登録事由該当
10号は、「商標登録はしていなくとも、使用により周知となっている商標と類似（※商標が類似であるだけでなく、指定商品等の範囲も重複していること）だったら、登録は認めません」という規定、15号は、指定商品等の範囲が重複していなくても、その周知な商標と、ユーザー等が「混同」してしまうおそれがある商標も、登録は認めません」というものです。

当該商標が、「あなたの商品・サービスの商標として、周知になっている」ことを認めてもらう必要があります。これも、特にその「周知性」の認定はハードルが高いですが、上述の4条1項7号を認めてもらうためにも、あなたが当該商標のパイオニアとして長年使用していることは、いずれにしても主張しなければなりません。

③同法4条1項19号の不登録事由該当
この不登録事由は、国内のみならず「国外における他人の周知商標と、同一又は類似の商標を、『不正の目的』をもって使用するもの」について、適用されます。不正な目的とは、他人の周知商標を買い取らせる目的で剽窃・登録した場合などが該当します。

以上、説明してきましたが、剽窃的な先願を取り消すことは、そう簡単ではないことが、おわかりいただけたかと思います。

なんらかの理由で、使用開始時に出願していない商標が、努力によって周知となり、メディアにも取り上げられるようになってきたとか、登録をしていない・していたけど登録が消滅してしまった商標を、第三者にライセンスしている場合などは、要注意です。

剽窃的な出願に巻き込まれる前に、一日も早い出願をご検討ください。

 

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